Судебная практика

Решение от 2010-12-03 №А40-74674/2010. По делу А40-74674/2010. Москва.

Решение

г. Москва

03 декабря 2010 г. Дело № А40-74674/10-143-638

Резолютивная часть решения объявлена 27.10.2010 г.

Решение в полном объеме изготовлено 03.12.2010 г.

Арбитражный суд города Москвы в составе:

Судьи Цукановой *.*. ,

при ведении протокола судьей Цукановой *.*.

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению (заявлению)

СЕГАФРЕДО-ДЗАНЕТТИ *.*. А.

к заинтересованному лицу Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам



третье лицо: ФГУ «Федеральный институт промышленной собственности Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам»

о признании недействительным решения от 24.03.2010г.,

В судебное заседание явились:

от истца – Богачева *.*. , доверенность от 17.06.2010 г.;

от ответчика – Чеканов *.*. , уд. № 358-30 от 15.07.2009 г., доверенность от 29.07.2010 г. № 01/25-523/41,

от третьего лица – Чеканов *.*. , уд. № 358-30 от 15.07.2009 г.

Установил:

СЕГАФРЕДО-ДЗАНЕТТИ *.*. А. обратилось в Арбитражный суд г. Москвы к Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 24.03.2010 г. об отказе в удовлетворении возражения и оставлении в силе решения Роспатента от 17.07.2009 г. об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2007728268 и обязании Роспатент устранить допущенное нарушение прав и законных интересов заявителя путем регистрации в установленном порядке в качестве товарного знака обозначения по заявке № 2007728268.

В обоснование своих требований заявитель ссылается на то, что противопоставленное экспертизой обозначение “SEGAFREDO ZANETTI ESPRESSO“ по заявке № 2007728262 не имеет более раннего приоритета, чем у заявленного на регистрацию в качестве товарного знака обозначения «SEGAFREDO ZANETTI» по заявке № 2007728268, поскольку обе заявки имеют дату приоритета 12 сентября 2009 года, в связи с чем, по мнению заявителя, противопоставление экспертизой обозначения по заявке № 2007728262 заявленному обозначению по заявке № 2007728268 не соответствует пункту 1 статьи 9, пункту 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 года № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями от 27 декабря 2000 года, 30 декабря 2001 года, 11, 24 декабря 2002 года.

Представитель ответчика возражал против удовлетворения заявленных требований по мотивам, изложенным в отзыве.



Представитель третьего лица поддержал позицию ответчика.

Изучив материалы дела, исследовав имеющиеся в материалах дела доказательства, проверив все доводы лиц, участвующих в деле, выслушав их представителей, суд считает, что заявленные требования не подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

В силу ст. 1499 Гражданского кодекса Российской Федерации, Решение о государственной регистрации обозначения в качестве товарного знака принимается Роспатентом по результатам экспертизы заявленного обозначения.

В настоящее время, как было указано выше, по результатам экспертизы заявленного обозначения по заявке № 2007728268 Решение о государственной регистрации не принято, напротив, принято Решение об отказе в государственной регистрации названного обозначения.

Признание судом недействительным решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения, поданного в палату по патентным спорам, не влечет за собой ни признания недействительным решения экспертизы Роспатента, ни принятия решения о государственной регистрации товарного знака.

При этом исходя из положений пункта 1 статьи 1500 и пункта статьи 1248 ГК РФ в случае принятия Роспатентом решения об отказе в государственной регистрации товарного знака, такое обозначение может быть зарегистрировано только на основании решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения, поданного в палату по патентным спорам.

В связи с изложенным, в случае установления судом факта нарушения гражданских прав лица, подавшего возражение в палату по патентным спорам Роспатента, на основании статьи 12 ГК РФ нарушенное право может быть восстановлено путем повторного рассмотрения названного возражения с учетом судебного акта, по результатам рассмотрения которого будет принято Решение о регистрации товарного знака.

В отношении требования о признании недействительным решения Роспатента необходимо отметить следующее.

Заявка № 2007728268 на регистрацию комбинированного обозначения со словесным элементом «SEGAFREDO ZANETTI» в качестве товарного знака в отношении ров 30 класса МКТУ (кофе, чай, какао, сахар, рис и др.) поступила в Роспатент 12 сентября 2007 года.

По результатам экспертизы заявленного обозначения 17 июля 2009 года было принято Решение об отказе в регистрации товарного знака, поскольку заявленное обозначение сходно до степени смешения со словесным товарным знаком SEGAFREDO по свидетельству № 337863 и заявленным на регистрацию в качестве товарного знака комбинированным обозначением со словесным элементом “SEGAFREDO ZANETTI ESPRESSO по заявке № 2007728262 (в настоящее время по данной заявке выдано свидетельство на товарный знак № 410440).

Заявитель не согласился с Решением экспертизы от 17 июля 2009 года и подал возражение на указанное Решение экспертизы. По результатам рассмотрения коллегией палаты по патентным спорам названного возражения Роспатент 24 марта 2010 года принял Решение об отказе в его удовлетворении.

Так, с учетом даты поступления заявки (12 сентября 2007 года) на регистрацию обозначения «SEGAFREDO ZANETTI» в качестве товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает упомянутый выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 5 марта 2003 года.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона, не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения, в частности, с товарными знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров.

Согласно пункту 14.4.2 Правил, обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на отдельные отличия.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил, комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются знаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил, при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Обозначение по заявке № 2007728268 является комбинированным и представляет собой изображение овала, внутри которого расположены в две строки словесные элементы «SEGAFREDO» и «ZANETTI», выполненные оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Противопоставленное экспертизой обозначение по заявке № 2007728262 является комбинированным и также представляет собой изображение овала, внутри которого расположены словесные элементы «SEGAFREDO» и «ZANETTI», выполненные оригинальным шрифтом в две строки, под изображением овала расположен словесный элемент «ESPRESSO». Все словесные элементы обозначения выполнены заглавными буквами латинского алфавита.

Противопоставленный экспертизой товарный знак по свидетельству № 337863 представляет собой словесное обозначение «SEGAFREDO», выполненное заглавными ми латинского алфавита.

Анализ заявленного комбинированного обозначения со словесным элементом SEGAFREDO ZANETTI и противопоставленного комбинированного обозначения со словесным элементом SEGAFREDO ZANETTI ESPRESSO показал, что сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения и заявлены для однородных и частично совпадающих товаров 30 класса МКТУ. Следует отметить, что указанное обстоятельство заявителем не оспаривается.

Однако, ввиду того, что заявленное обозначение по заявке № 2007728268 и противопоставленное обозначение по заявке № 2007728262 имеют одну и ту же дату подачи заявки 12 сентября 2007 года, по мнению заявителя, установление более раннего приоритета по заявке № 2007728262 является неправомерным, поскольку при установлении приоритета Роспатентом был применен пункт 14.10 Правил, который противоречит пункту 1 статьи 9 Закона.

В соответствии с пунктом 1 статьи 9 Закона, приоритет товарного знака устанавливается по дате подачи заявки в федеральный орган исполнительной власти интеллектуальной собственности.

В соответствии с пунктом 14.10 правил, в случае, если разными заявителями поданы заявки на сходные до степени смешения товарные знаки в отношении совпадающих полностью или частично перечней товаров, имеющие одну и ту же дату поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, считается, что более ранний приоритет имеет та заявка, по которой доказана более ранняя дата ее почтовой отправки, а в случае поступления заявок непосредственно в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности через “окно“ без использования почтовой доставки, более ранний приоритет имеет та заявка, которая имеет более ранний десятизначный регистрационный номер федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Необходимо отметить, что пункт 14.10 Правил не входит в противоречие с п. 1 статьи 9 Закона, как полагает заявитель, а лишь указывает на способ установления приоритета заявок в случае их поступления в один день.

В связи с этим, при установлении приоритета по заявкам № 2007728262, 2007728268, Роспатент правомерно руководствовался пунктом 14.10 Правил.

Заявка на регистрацию комбинированного обозначения со словесным элементом SEGAFREDO ZANETTI ESPRESSO (противопоставленное обозначение) поступила в Роспатент 12 сентября 2007 года, поданной заявке был присвоен регистрационный номер № 2007728262.

Заявка на регистрацию комбинированного обозначения со словесным элементом SEGAFREDO ZANETTI (заявленное обозначение) поступила в Роспатент так же 12 сентября 2007 года, поданной заявке был присвоен регистрационный номер № 2007728268.

Таким образом, ввиду поступления указанных заявок непосредственно в Роспатент в один день, ответчиком в соответствии с п. 14.10 Правил был установлен более ранний приоритет по заявке № 2007728262, поскольку данная заявка имеет более ранний десятизначный регистрационный номер.

Довод заявителя о том, что наличие согласия правообладателя противопоставленного комбинированного обозначения со словесным элементом SEGAFREDO ZANETTI ESPRESSO по заявке № 2007728262 является безусловным основанием для регистрации заявленного комбинированного обозначения со словесным элементом «SEGAFREDO ZANETTI» по заявке № 2007728268, является несостоятельным ввиду следующего.

В соответствии со статьей 1 Закона, товарный знак - это обозначение, служащее я индивидуализации товаров, выполняемых работ или оказываемых услуг юридических или физических лиц.

Вместе с тем согласие правообладателя противопоставленного товарного знака на регистрацию сходного до степени смешения обозначения в качестве товарного знака принимается экспертизой, когда возможность смешения товарных знаков потребителями неочевидна. В случае же тождественности заявленного и противопоставленного обозначений или тождественности доминирующих элементов значений, когда вероятность их смешения не вызывает сомнения, товарные знаки не способны выполнять индивидуализирующую функцию и регистрация такого обозначения противоречит статье 1 Закона.

В данном случае заявленное обозначение SEGAFREDO ZANETTI и противопоставленное обозначение SEGAFREDO ZANETTI ESPRESSO содержат тождественные графические и фонетические элементы, которые занимают доминирующее положение в сравниваемых обозначениях, в связи с чем, заявленное обозначение не способно выполнять функцию индивидуализации товаров и услуг юридического лица.

Таким образом, ввиду возможности смешения заявленного и противопоставленного обозначений, а также невозможности заявленного обозначения выполнять индивидуализирующую функцию товарного знака, как этого требует статья 1 Закона, письмо - согласие владельца противопоставленного обозначения на регистрацию заявленного обозначения принято быть не может.

Вместе с тем, ввиду наличия в сравниваемых обозначениях тождественных элементов, занимающих доминирующее положение, а также ввиду того, что товары 30 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленного и противопоставленного обозначений, являются товарами широкого потребления, регистрация заявленного обозначения может привести к введению потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара.

В отношении довода заявителя о том, что вывод Роспатента о способности заявленного обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров является не мотивированным и необоснованным, поскольку не основан на результатах исследования рынка.

В результате экспертизы товарных знаков по указанному основанию устанавливается принципиальная способность товарного знака ввести потребителя в заблуждение, которая может быть установлена на основе анализа самого обозначения без предоставления сведений об имеющихся случаях введения потребителя в заблуждение.

В связи с изложенным, письмо - согласие на регистрацию заявленного обозначения по заявке №2007728268 от правообладателя сходного до степени смешения обозначения по заявке № 2007728262 не может быть принято.

Также следует отметить, что заявленному на регистрацию обозначению по заявке № 2007728268 был противопоставлен словесный товарный знак «SEGAFREDO» по свидетельству № 337863, о чем не указывает заявитель при оспаривании решения Роспатента от 24 марта 2010 года.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал, что сходство заявленного комбинированного обозначения со словесным элементом «SEGAFREDO ZANETTI» и противопоставленного словесного товарного знака «SEGAFREDO» по свидетельству № 337863 обусловлено фонетическим тождеством словесных элементов «SEGAFREDO», которые занимают доминирующее положение в сравниваемых обозначениях.

При этом на основании критериев однородности, изложенных в пункте 14.4.3 Правил, было установлено, что товары 30 класса МКТУ (сахар, рис, тапиока (маниока), саго, мука и зерновые продукты, хлеб, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, сладости, мороженое, мед, сироп из патоки, дрожжи, пекарные порошки, соль, горчица, уксус, приправы, соусы (за исключением заправок для салатов), специи, пряности, пищевой лед), в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленному обозначению по заявке № 2007728268, являются однородными товарам 30 класса МКТУ (горчица, мука, лед для охлаждения, лед натуральный или искусственный, лед пищевой, мед, мороженое, специи, подливки мясные, приправы, продукты зерновые, пряности, сахар, соль для консервирования пищевых продуктов, соль поваренная, соль сельдерейная, таблетки дрожжевые, уксус хлеб, хлеб из пресного теста), для которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству № 337863. Однородность сравниваемых товаров обусловлена их принадлежности к одному виду товаров, их одинаковым назначением, одинаковыми условиями реализации и одним кругом потребителей.

Таким образом, заявленное на регистрацию обозначение по заявке № 2007728268 не соответствует требованиям установленным пунктом 1 статьи 7 Закона, поскольку является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 337863 в отношении указанной выше части однородных товаров 30 класса МКТУ.

Учитывая изложенное, оснований для удовлетворения заявления не имеется.

В соответствии со ст.110 АПК РФ расходы по государственной пошлине относятся на заявителя.

На основании ст.ст. 1, 7 Закона РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», ст.ст.4,65,110,167-170,176, 180,181, 198, 200 АПК РФ, суд

Решил:

В удовлетворении заявления СЕГАФРЕДО-ДЗАНЕТТИ *.*. А. отказать.

Возвратить СЕГАФРЕДО-ДЗАНЕТТИ *.*. А. из федерального бюджета госпошлину в размере 2.000 (две тысячи) руб. 00 коп., уплаченную по квитанции от 21.07.2010 г.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения.

Вступившее в законную силу Решение может быть обжаловано в порядке кассационного производства.

Судья *.*. Цуканова